Cada vez está más próxima la entrada en vigor del Acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes, lo que supondrá la puesta en marcha del sistema de la patente unitaria. Ocurrirá el primer día del cuarto mes tras la ratificación del Acuerdo por parte de Alemania. Como es probable que esta ratificación se produzca en los próximos meses, el sistema de la patente unitaria se hará realidad, si no ocurre nada raro, a lo largo de este año o a principios del siguiente.
Y, ante esta nueva realidad, ¿qué es lo que los responsables de patentes de las empresas deben tener en cuenta?
- Con la entrada en vigor de este Acuerdo no desaparece nada de lo que ya existía en el sistema de la patente europea, podremos seguir validando las patentes europeas una vez concedidas en los países del Convenio de la Patente Europea (CPE) que sean de nuestro interés, pero tendremos una opción más: podremos obtener una patente unitaria, es decir, una patente europea con efecto unitario en todos los países que accedan al sistema de la patente unitaria (una “validación única” para todos esos países). Solo pueden formar parte del sistema de la patente unitaria los países miembros de la Unión Europea (UE).
- La posibilidad de obtener una patente unitaria estará abierta a cualquiera que obtenga una patente europea, independientemente de su nacionalidad.
- Todos los países de la UE excepto España, Croacia y Polonia han firmado el Acuerdo, y con Alemania serán 17 los que lo habrán ratificado. España ha optado pues por quedarse fuera, y no parece que esa decisión vaya a cambiar al menos a corto/medio plazo. Por tanto, seguiremos validando las patentes europeas en España como hasta ahora, al igual que en Croacia y Polonia y por supuesto en los países del CPE como por ejemplo Reino Unido, Noruega y Turquía que no son miembros de la UE.
- Será el Tribunal Unificado de Patentes (TUP) quien tenga jurisdicción exclusiva sobre las acciones relacionadas con la infracción y la validez de las patentes unitarias. Pero ojo, que también tendrá jurisdicción, compartida con los tribunales nacionales durante un periodo de transición de al menos siete años, sobre las validaciones nacionales de los países que formen parte del sistema de la patente unitaria. Esto significa que esas validaciones estarán también dentro del sistema de la patente unitaria… a menos que las saquemos. Es decir, a menos que utilicemos el mecanismo denominado OPT-OUT.
- ¿Qué riesgo corremos si no sacamos nuestras patentes europeas del sistema de la patente unitaria mediante el OPT-OUT? Muy sencillo: un tercero, en lugar de tener que atacar cada validación de una patente europea país por país, podrá demandar ante el TUP la nulidad de todas las validaciones de los países del sistema de la patente unitaria y hacer que se revoquen todas ellas de una tacada. Si por ejemplo tenemos validada una patente europea en España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos y Portugal, un tercero, en lugar de tener que demandar la nulidad país por país, podrá hacer que se invaliden las validaciones de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal de manera centralizada (las de España y Reino Unido lógicamente no, porque están fuera del sistema de la patente unitaria).
- Ante este riesgo, conviene que analicemos nuestra cartera y evaluemos la posibilidad de sacar del sistema de la patente unitaria mediante el OPT-OUT aquellas patentes europeas que sean importantes para nosotros. No solo para evitar un ataque centralizado, sino porque además probablemente nos sentiremos más cómodos litigando ante tribunales nacionales con los que estamos familiarizados, por ejemplo los alemanes o los italianos, que ante un tribunal recién creado que no sabemos cómo funcionará.
- El OPT-OUT se puede hacer en cualquier momento durante el periodo de transición en el que el TUP y los tribunales nacionales compartirán jurisdicción, pero conviene hacerlo antes de que entre en vigor el Acuerdo. De lo contrario, un tercero podría demandarnos ante el TUP antes de que hayamos hecho el OPT-OUT. Habrá un periodo de tres meses antes de la entrada en vigor del Acuerdo del TUP (un “sunrise period”) en el que se podrá hacer el OPT-OUT. Habrá que hacer los deberes durante esos tres meses.
- Por otra parte, en determinados casos nos puede interesar obtener una patente europea con efecto unitario. Pensemos en una patente europea que queramos validar en Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y en algún otro país más del sistema de la patente unitaria. Nos va a salir más barato obtener y mantener la patente unitaria que validar y mantener las validaciones en cada uno de esos países, y además tendremos protección también para los demás países del sistema de la patente unitaria.
- Solo se podrá obtener una patente unitaria una vez entre en vigor el Acuerdo del TUP. Puede ocurrir que tengamos una solicitud de patente europea a punto de concederse para la cual queramos obtener una patente unitaria. En esta situación corremos el riesgo de que se conceda sin margen para obtenerla, porque hay un plazo de un mes para solicitar la patente unitaria desde que se concede la patente europea. Por ello, la Oficina Europea de Patentes ha previsto que en estos casos se pueda solicitar aplazar la concesión de la patente europea hasta la entrada en vigor del Acuerdo del TUP, posibilitando así la obtención de una patente unitaria. Este aplazamiento se podrá solicitar a partir del momento en el que Alemania ratifique el Acuerdo. Tendremos que estar atentos por si pudiéramos tener alguna solicitud de patente europea en esta situación.
A los asesores en materia de patentes nos toca acompañar a las empresas en este análisis para que estén preparadas y actúen en consecuencia.
